Коммерческая концессия, лицензирование, патентное право: обзор практики и судебных решений — все о франшизах

Практика применения договора коммерческой концессии в современной российской правовой действительности (Лаптев Г.А.)

Дата размещения статьи: 25.09.2014

Одной из поименованных договорных форм, обязательств по созданию и использованию объектов интеллектуальной собственности является договор коммерческой концессии. Вопрос о правовой природе и практическом применении рассматриваемого договора особенно актуализировался после принятия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

Впоследствии нормы о правовом регулировании договора существенно изменились.

До внесения последних изменений договором коммерческой концессии являлся «договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслуживания и т.д.» (п. 1 ст. 1027 ГК РФ).С 1 января 2008 г. указанная норма звучит в следующей редакции: «По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)».Очевидно, что прежде всего пакет изменений был обусловлен существенным расширением объектов, предоставление которых допустимо по договору коммерческой концессии, так как законодательное закрепление получили такие объекты, как коммерческое обозначение и ноу-хау (секрет производства). С другой стороны, из перечня допустимых объектов изъято фирменное наименование, что обусловлено изменением понимания их юридической природы. Право на фирменное наименование, по существу, является неотчуждаемым. Это аналог имени физического лица, состоящий из нескольких взаимосвязанных элементов (организационно-правовая форма, тип, направление деятельности, индивидуализирующий элемент и т.п.).Следует иметь в виду, что в теории вопрос о тождественности терминов «коммерческая концессия» и «франчайзинг» однозначно не решен. При этом необходимо отметить, что если ранее законодатель однозначно ставил между этими договорами знак равенства, то на сегодняшний день такая дефиниция, как «франчайзинг», в нормативных актах отсутствует.Заключение договора коммерческой концессии подразумевает передачу прав на использование результатов интеллектуальной деятельности. Такая передача прав не подразумевает включения в договор условия о соответствии качества товаров, работ или услуг определенным нормативам. Несмотря на то что по умолчанию правообладателю комплекса исключительных прав предоставлено право контроля качества, в договор можно внести условие, устанавливающее иные формы кооперации.Франчайзинг в то же время подразумевает более высокий уровень взаимодействия между обладателем прав и предпринимателем, получающим право на использование исключительных прав, в том числе императивно установленную поддержку (оказание пользователю постоянного технического и консультативного содействия) и контроль за действиями последнего. Существующая законодательно установленная система взаимоотношений между сторонами договора подразумевает принципиально диспозитивный характер взаимодействия сторон. Следовательно, в данном случае справедливо использование термина «коммерческая концессия». Именно по этому пути пошел законодатель. Что касается предшествующих нормативных актов, то отождествление в них этих явно различных по своей природе договорных конструкций следует отнести к разряду юридико-технических ошибок.Представляется разумным внести ряд изменений в существующий порядок нормативного регулирования. Прежде всего речь идет о сроке договора коммерческой концессии. Рассматриваемый договор целесообразно заключать на определенный срок, так как его предметом являются специфические нематериальные права, срок действия которых, как правило, ограничен сроком действия выдаваемых на них охранных документов. Очевидно, что истечение срока охранных документов ранее срока действия договора делает его сугубо декларативным, так как передающая сторона не будет иметь прав на комплекс передаваемых объектов.Являясь самостоятельным поименованным гражданско-правовым договором, договор коммерческой концессии обладает рядом признаков, индивидуализирующих его в системе однотипных отношений:- Сторонами договора могут выступать только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обладающие специальным правовым статусом (коммерческие организации или индивидуальные предприниматели), т.е. договор является предпринимательским.- Предметом договора является предоставление правообладателем пользователю комплекса исключительных прав.- Пользователю предоставляется право использовать исключительные права, принадлежащие правообладателю, без непосредственной уступки соответствующих прав контрагенту (что ставит под сомнение оправданность использования термина «концессия», так как concessio означает собственно уступку).- Договор, как правило, включает в себя условия о ряде ограничений деятельности пользователя.- Пользователь сохраняет полную юридическую самостоятельность, действуя в обороте от своего имени (информируя при этом третьих лиц о факте использования прав правообладателя).- Целью заключения договора является извлечение прибыли (осуществление предпринимательской деятельности).- Договор коммерческой концессии является консенсуальным, двусторонним и принципиально возмездным.Итак, предметом рассматриваемого договора является не исключительное право, как отдельный объект, но комплекс прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты. Именно этим указанный договор отличается от сходных, родственных договоров, таких как, например, лицензионные, предусматривающие передачу права на использование лишь определенных объектов.В принципе договор коммерческой концессии по своей правовой природе следует, с известной долей условности, относить к договорам о передаче имущества в пользование и соответственно отличать его от таких договоров, как комиссия и агентирование, предполагающее от обязанной стороны выполнение определенных действий.Существенными условиями договора коммерческой концессии следует считать условия о предмете и цене. Говоря о предмете, стоит упомянуть о том, что его необходимо предельно конкретизировать, указать непосредственный объем, в котором дозволено использовать комплекс прав и сопутствующие ему элементы (например, деловую репутацию).Так, общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Лайф» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Интерстиль» о признании договора-соглашения незаключенным и о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Интерстиль» неосновательного обогащения. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.В своей апелляционной жалобе ответчик ссылался на то, что вывод суда об отсутствии согласия сторон относительно условий договора коммерческой субконцессии (в частности, размера вознаграждения за пользование комплексом исключительных прав) не соответствует материалам дела. Между истцом и ответчиком был подписан предварительный договор-соглашение, в соответствии с которым ответчик обязался передать истцу права на открытие магазина BoConcept.С целью подтверждения своих обязательств по предварительному договору истец должен был перечислить на расчетный счет правообладателя определенную сумму. По истечении срока действия предварительного договора основной договор подписан не был, денежные средства истцу возвращены не были.Рассматривая дело, суд первой инстанции исходил из того, что п. 3 ст. 429 ГК РФ установлено, что предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет и другие существенные условия основного договора. Суд апелляционной инстанции справедливо согласился с выводами суда первой инстанции относительно того, что предварительный договор не определял условия, которые позволяли бы установить предмет, цену и другие существенные условия основного договора. Это позволило сделать вывод, что существенные условия основного договора коммерческой субконцессии определены не были, в связи с чем договор-соглашение являлся незаключенным и соответственно не влек за собой возникновения между сторонами взаимных прав и обязанностей .——————————— Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-23364/2012-ГК по делу N А40-105978/11-134-333 // СПС «КонсультантПлюс».Необходимо рассмотреть положения, касающиеся формы договора. Исходя из п. 1 ст. 1028 ГК РФ, договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечет его ничтожность.Учитывая то, что регистрация договора не является государственной, договор вступает в силу достижения ими соглашения относительно всех существенных условий. В случае использования в качестве предмета договора объекта, регистрация которого обязательна по законодательству, договор подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого законодательно установленного требования договор будет считаться ничтожным. При этом следует учитывать, что в отношениях с третьими лицами стороны договора в любом случае имеют право ссылаться на договор только с момента его регистрации. Регистрация не определяет форму договора, но является условием его легитимации.

Современное законодательство, регулирующее отношения, складывающиеся в рамках договора коммерческой концессии, требует существенного реформирования.

На сегодняшний день законодательство не регулирует этот договор в комплексе. В наиболее существенной доработке нуждается понятийный аппарат.

Современные тенденции к всеобщей реформе гражданского законодательства позволяют надеяться на соответствующие инициативы.

Если вы не нашли на данной странице нужной вам информации, попробуйте воспользоваться поиском по сайту:



Вернуться на предыдущую страницу

Последние новости

Бесплатная консультация юриста по телефонам:

  • Москва, Московская область+7 (499) 703-47-96
  • Санкт-Петербург, Ленинградская область+7 (812) 309-56-72
  • Федеральный номер8 (800) 777-08-62 доб. 141

Звонки бесплатны.
Работаем без выходных

27 марта 2018 г.
Проект федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»

Цель законопроекта — закрепление в гражданском законодательстве некоторых положений, отталкиваясь от которых, российский законодатель мог бы осуществлять регулирование рынка существующих в информационно-телекоммуникационной сети новых объектов экономических отношений (в обиходе — «токены», «криптовалюта» и пр.), обеспечивать условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде, в том числе сделок, позволяющих предоставлять массивы сведений (информацию).

20 марта 2013 г.
Проект федерального закона № 419090-7 «Об альтернативных способах привлечения инвестирования (краудфандинге)»

Законопроектом регулируются отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий, а также определяются правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга). Деятельность по организации розничного финансирования (краудфандинга) заключается в оказании услуг по предоставлению участникам инвестиционной платформы доступа к ее информационным ресурсам. 

12 марта 2013 г.
Проект Федерального закона № 410960-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ»

Законопроект направлен на усиление ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в сфере госзакупок со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты.

7 марта 2018 г.
Проект Федерального закона № 408171-7 «»Об особенностях участия социально ориентированных некоммерческих организаций в приватизации арендуемого государственного или муниципального недвижимого имущества и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Читайте также:  На локальных рынках растет число франшиз низкого качества - все о франшизах

Целью данного законопроекта является предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям преференций при отчуждении из государственной собственности субъектов Российской Федерации или из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого этими организациями.

1 марта 2018 г.
Проект Федерального закона № 403657-7 «О внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции»

Цель данного законопроекта — уточнение оснований для обжалования в антимонопольный орган нарушений порядка осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, в том числе при проведении торгов. Вносимые изменения позволят антимонопольному органу оперативно восстанавливать нарушенные права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, во внесудебном порядке.

Как правильно пользоваться брендом. Правовые основы договора франшизы (Абидуева Е.)

Дата размещения статьи: 24.10.2017

Проблемы и перспективы развития франчайзинга в России в условиях кризиса (Санготра Д.)

Источник: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=4277

Регистрация договора коммерческой концессии (франчайзинга) в Роспатенте, срок, стоимость

Коммерческая концессия является одним из самых перспективных направлений развития бизнеса. Договор коммерческой концессии является одним из наиболее эффективных договоров, как для правообладателя, так и для пользователя прав.

Вообще само по себе сотрудничество, названное франчайзингом, это симбиоз двух сторон взаимоотношений: передавая право использовать свой бренд на определенной территории, правообладатель фактически с помощью усилий приобретателя франшизы осуществляет свое продвижение на данной территории.

Данный инструмент позволяет правообладателю продвигать свой бренд на тех рынках, на которых он не может или не желает работать сам.

Приобретателю же приобретение возможности использовать уже известное имя дает возможность быстро сделать свой бизнес прибыльным, ведь все, кто хотя бы раз начинал свой бизнес с нуля понимают, как сложно сформировать имя на рынке и сколько средств и усилий нужно на это потратить.

Предмет, форма и существенные условия договора коммерческой концессии

Согласно статье 1027 ГК РФ, по договору коммерческой концессии (франчайзинга), организация или предприниматель, владеющий исключительными правами, передает другой организации или предпринимателю право использования комплекса исключительных прав, в который входит право на товарный знак или знак обслуживания, и иные исключительные права, в частности на патенты, индивидуальные обозначение, ноу-хау и другие. То есть, при заключении такого договора в обязательном порядке должно быть передано право использования бренда/имени, зарегистрированного в качестве товарного знака. Заключение договора франчайзинга, например, на патенты без передачи права на использование товарного знака невозможно. 

Существенными условиями, которые должен содержать такой договор являются:

  • Предмет договора и объем передаваемых прав
  • Условие о размере и форме выплаты вознаграждения

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Обязательна регистрация договора франчайзинга в Федеральном институте промышленной собственности. Несоблюдение письменной формы и регистрации влечет недействительность договора.

Также стоит обратить внимание на возмездность договора! В случае, если не будет указан размер вознаграждения или порядок его расчета, договор не пройдет государственную регистрацию, а значит будет считаться не заключенным.

В договоре может указываться территория действия франшизы, либо право использования бренда распространяется на всю территорию регистрации права.

Такая же ситуация обстоит и со сроком действия договора: может быть указан срок действия, после которого правообладатель и пользователь могут продлить его действие, а также такой договор может быть бессрочным (договор будет действовать в течение всего срока действия товарного знака).

Отличие франшизы от договора лицензирования

В отличие от лицензионного договора, по договору коммерческой концессии правообладатель передает пользователю права использования не одного вида интеллектуальной собственности, а целого комплекса.

Правообладатель, заключая договор франчайзинга, имеет максимальную возможность контроля за деятельностью пользователя, в том числе:

  • напрямую контролировать качество оказываемых услуг или производимой продукции (это является даже не правом, а обязанностью правообладателя)
  • требовать от пользователя четкого соблюдения инструкций по организации обслуживания клиентов, соблюдения определенной технологии производства, оформления помещения и зон обслуживания клиентов и другое
  • требовать от пользователя установки фиксируемых правообладателем цен на продукцию или услуги

Также в таком договоре могут быть предусмотрены условия, по которым пользователь ограничивается в правах по заключению аналогичных договоров с конкурентами правообладателя.

Помимо этого договор обязывает правообладателя оказывать пользователю техническое и консультационное содействие, обучать работников регламентам и инструкциям.

Ответственность сторон по договору коммерческой концессии

По франшизе и правообладатель передаваемых прав, и пользователь несут расширенную ответственность. Так правообладатель несет ответственность не только перед пользователем, но и перед клиентами пользователя, которые получают услуги или товары, маркированные брендом правообладателя.

Правообладатель несет субсидиарную ответственность с пользователем за несоответствие качества товаров или услуг, реализуемых пользователем. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции, правообладатель несет солидарную ответственность.

Причины отказа регистрации

В регламенте по регистрации договоров нет исчерпывающего перечня причин, по которому может быть произведен отказ в регистрации договора. Приведем несколько распространенных причин:

  • По договору коммерческой концессии передаются права только на один объект интеллектуальной собственности.
  • В возмездном договоре о передаче прав не определен размер вознаграждения, выплачиваемого правообладателю, или порядок его формирования.
  • Права, передаваемые по договору отчуждения, выходят за границу прав, которые существуют у правообладателя
  • При подаче договора на регистрацию указаны данные сторон, не соответствующие данным, отраженным в реестре товарных знаков или патентов.

В случае отказа в регистрации договора франчайзинга, ФИПС не возвращает уплаченную государственную пошлин!

Специалисты нашего Патентного бюро провели более двухсот регистраций договоров распоряжения исключительным правом различной сложности, в том числе договоров франчайзинга.

Мы знаем, как правильно составить договор, основываясь на существующих тенденциях законодательства и судебной практике, который будет отвечать Вашим потребностям и без рисков пройдет государственную регистрацию.

Налаженное взаимодействие с ФИПС обеспечивает скорейшую регистрацию договоров.

Регистрация договора коммерческой концессии пройдет для Вас быстро и без затруднений, если процедуру будут сопровождать поверенные и юристы нашего Патентного Бюро. В зависимости от тесноты взаимодействия сторон договора, достигнутых договоренностей, а также целей соглашения Вы можете выбрать наиболее подходящий пакет услуг.

  • Проверка представленного договора для снижения рисков двоякого толкования положений или досрочного расторжения
  • Проверка договора на наличие налоговых рисков
  • Корректировка договора
  • Подготовка письменного заключения, содержащего обоснованные аргументы для проведения переговоров с правообладателем
  • Подготовка и подача пакета документов для регистрации договора в ФИПС
  • Регистрация договора в Роспатенте

от 61 200руб
от 2 месяцев

  • Оплата патентной пошлины за регистрацию договора
  • Подача документов на регистрацию
  • Получение зарегистрированного договора, передача клиенту
  • Проверка и корректировка договора

от 50 100руб
от 2 месяцев

Источник: https://legal-support.ru/services/registraciya-dogovorov/registraciya-dogovora-kommercheskoi-koncessii/

Отличие лицензионного договора от договора коммерческой концессии

Отличие лицензионного договора от договора коммерческой концессии (франчайзинга) состоит не только в их названиях, но и в ряде признаков, характерных для каждого из них. В статье мы подробно рассмотрим эти признаки, а также расскажем, в чем сходство таких договоров и почему их иногда путают. 

Понятие лицензионных и концессионных договоров

Лицензионный договор и договор франчайзинга — что общего?

Различия концессии и лицензии

Сущность коммерческой концессии как самостоятельной договорной формы

Читайте нас в Яндекс.Дзен

Яндекс.Дзен

Понятие лицензионных и концессионных договоров

Чтобы проще было провести сравнение рассматриваемых видов договоров, приведем для начала описание их предметов. По лицензионным договорам, согласно ст.

 1235 ГК РФ, предоставляются в пользование права на объекты интеллектуальной собственности, каковыми являются средства индивидуализации хозяйствующих субъектов и результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД).

Пользование ими осуществляется в пределах, очерченных договором.

По договорам франчайзинга тоже предоставляются в пользование права на различные РИД, но обязательно — сразу несколько, причем одним из прав должно быть право на товарный знак.

Кроме того, предполагается автоматическое предоставление таких благ, как предпринимательский опыт обладателя прав на РИД и его деловая репутация (ст. 1027 ГК РФ).

Использование прав, репутации и опыта осуществляется в определенном договором объеме.

Лицензионный договор и договор франчайзинга — что общего?

Распорядиться исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности можно 2 способами:

Скачать форму договора
  1. Путем заключения договора, по которому правообладатель полностью утрачивает право на РИД и отчуждает его третьему лицу (договоры об отчуждении исключительного права).
  2. Путем заключения договора, по которому право на РИД всего лишь передается в пользование, т. е. правообладатель его при этом не утрачивает (лицензионные договоры).

Такое разделение договоров, направленных на распоряжение исключительными правами, было воспринято и частью 4 ГК РФ. Договор коммерческой концессии в контексте этого разделения относится ко 2-й группе договоров, т. е. договорам лицензионным.

Кроме того, современные лицензионные договоры редко содержат одно только обязательство — предоставить право на РИД. Зачастую в них присутствуют и обязательства по оказанию различного содействия лицензиату в использовании прав на РИД (вплоть до финансирования лицензиаром лицензиата на период освоения последним лицензии).

Не запрещено передать по лицензионному договору и права одновременно на несколько РИД.

Более того, обособив договор франчайзинга в главе 54 ГК РФ, законодатель предусмотрел дополнительное регулирование отношений его сторон, разрешив применять нормы о лицензионном договоре постольку, поскольку это не противоречит существу концессии и нормам о ней.

Все это дало основание для смешения этих 2 договоров: нередко концессия рассматривается как разновидность лицензионного договора.

Различия концессии и лицензии

Источник: https://nsovetnik.ru/dogovor/otlichie_licenzionnogo_dogovora_ot_dogovora_kommercheskoj_koncessii/

Споры по договору коммерческой концессии

   Споры по договору коммерческой концессии с адвокатом пройдут в срок и с пользой для Вашего бизнеса.

Договор франчайзинга или, как его еще называют, коммерческой концессии – это документ, который предоставляет различным организациям и крупным предприятиям шанс для развития бизнеса без необходимости открытия дополнительных филиалов или регистрации новых юридических лиц.

Суть заключается в предоставлении компаниям возможности на оговоренный или бессрочный период использовать права на товарный знак, обслуживание и другие особенности в своей предпринимательской деятельности. При споре наш арбитражный адвокат будет отстаивать Ваши интересы.

Читайте также:  Как открыть оптику по франшизе? - все о франшизах

Почему возникают споры по договору коммерческой концессии:

   Договора коммерческой концессии очень удобны для подписания иностранным фирмам, которые хотят войти на отечественный рынок и представлять здесь свою продукцию.

Им не нужно регистрировать юридическое лицо, собирать пакеты документов, ждать получения лицензий. На рынок их товар будет входить быстро.

Несмотря на такую упрощенную систему, для всех сторон сделки важно понимать, что она должна быть зарегистрирована на государственном уровне.

   Кроме положительных моментов франчайзинга, есть и некоторые неприятные. Очень часто наблюдаются споры по договору коммерческой концессии. Каждый из этапов подписания, начиная с обсуждения прав и обязанностей и заканчивая выполнением этих условий, сталкиваются с целым рядом трудностей.

Гражданское право в этом вопросе не имеет достаточно теоретических и практических наработок. Также эксперты отмечают недостаточную исследованность этой темы. Содержание отдельных правовых категорий, употребляемых в нормах гражданского кодекса Российской Федерации, раскрыто не в полном объеме, а то и вовсе не рассмотрено.

Это влечет за собой проблемы в работе правоприменителей. На практике также возникают неудобства.

Наши адвокаты по арбитражным делам не раз слышали вопросы от обратившихся: как вернуть паушальный взнос, можно ли вести подобную деятельность в иной форме и на другой территории, как защитить свои права от запрета направлений в предпринимательской деятельности.

   Во избежание возникновения споров в этом вопросе целесообразно перед подписанием бумаги внимательно изучить суть дела.

Для этого важно получить грамотную юридическую консультацию, чтобы обе стороны, Правообладатель и Пользователь, понимали и осознавали свои обязанности, права и порядок расчетов за пользование исключительными правами, деловой репутацией, процедуру возмещения убытков и другие положения, предусмотренными данным соглашением. Заключать договор коммерческой концессии имеют право как коммерческие предприятия, так и индивидуальные предприниматели.

   Учитывая возникающие проблемы в этой сфере, хочется верить, что эксперты направят все силы, знания и время на усовершенствование работы системы. Чтобы споры по договору коммерческой концессии стали редкостью, а то и вовсе не присутствовали в арбитражной практике.

ВНИМАНИЕ: смотрите видео арбитражные споры и подписывайтесь на наш канал YouTube прямо сейчас, чтобы иметь возможность получать бесплатную юридическую консультацию в комментариях видео:

Читайте еще о работе арбитражного адвоката:

Посмотрите про арбитражные споры по договору аренды, чтобы избежать рисков

   P.S.: Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, уточните информацию через поиск по сайту или рубрикатор услуг. Кроме того, Вы можете обозначить проблему по телефону: +7 (343) 345-80-80 или заполнив форму:

ПОЛЕЗНО: подпишитесь на канал в YouTube, чтобы получать бесплатно советы адвоката и иметь возможность разобрать свой вопрос через комментарии к роликам

Источник: http://katsaylidi.ru/article/sporyi-po-dogovoru-kommercheskoy-kontsessii

Глава 54. КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ

Статья 1027 ГК РФ. Договор коммерческой концессии

Комментарий к статье 1027

  1. В комментируемой статье сформулировано определение договора коммерческой концессии – сравнительно нового для российского законодательства гражданско-правового института, заимствованного из договорного права Запада (там данный вид обязательств известен как франчайзинг).

Экономической целью данного договора является оптимизация развития бизнеса правообладателя, а также снижение предпринимательского риска пользователя.

Что касается юридической цели, то по договору коммерческой концессии правообладатель обязуется предоставить контрагенту (пользователю) право использовать комплекс исключительных прав.

Законодатель приводит примерный перечень этих прав в тексте статьи:

– право на товарный знак, знак обслуживания;

– права на другие объекты исключительных прав, в частности, коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Товарным знаком согласно ст.

1477 ГК РФ признается зарегистрированное в установленном порядке графическое, буквенное или комбинированное обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которое включено в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

При этом ст. 1510 ГК РФ допускает регистрацию коллективного товарного знака, обозначающего объединение юридических лиц и предназначенного для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров, обладающих единственными качественными или иными общими характеристиками.

Под знаком обслуживания согласно ст. 1477 ГК РФ понимается обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Под коммерческим обозначением понимается средство индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий как имущественных комплексов (ст. 1538 ГК РФ). При этом не следует путать коммерческое обозначение с фирменным наименованием правообладателя. Коммерческое обозначение не подлежит обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц.

Секрет производства (ноу-хау) – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ).

Как предусмотрено ст.

1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Коммерческая концессия представляет собой один из таких способов. По данному договору могут быть переданы также права на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ и т.п.

Договор коммерческой концессии является консенсуальным, возмездным, двусторонне обязывающим.

  1. Как следует из п. 2 комментируемой статьи, по договору коммерческой концессии передается комплекс прав, а также возможность использовать деловую репутацию правообладателя и его коммерческий опыт. В связи с этим законодатель предусматривает, что договором должен быть определен минимальный или (и) максимальный объем такого использования с указанием или без указания территории использования. Следует обратить внимание на то, что правило о территории использования имеет диспозитивный характер, в то время как необходимость оговаривать в тексте договора объем использования прав сформулирована императивно.

Сфера предпринимательской деятельности, в которой будет осуществляться использование исключительных прав и иных переданных по договору объектов, может быть указана в договоре, если это имеет значение для сторон.

Относительно деловой репутации следует заметить, что, будучи отнесена законом к числу личных неимущественных благ, она является неотчуждаемой и не может быть самостоятельным предметом договора коммерческой концессии.

  1. Поскольку коммерческая концессия имеет место только в предпринимательской деятельности, следовательно, сторонами договора могут быть коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке (п. 3 комментируемой статьи).

Коммерческой организацией является юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности (ст. 50 ГК РФ). К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

  1. Как установлено в п. 4 комментируемой статьи, к договору коммерческой концессии применимы положения ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит существу договора коммерческой концессии. Это означает, например, необходимость наличия в договоре коммерческой концессии указания на способы использования прав на охраняемые объекты, недопустимость включения условий об использовании объектов на исключительных условиях, если такие способы использования уже были предметом аналогичных лицензионных договоров.
  2. Применимое законодательство:

– ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”;

Источник: http://zakoniros.ru/?p=15571

Case Law on Challenging Conclusion of License Agreements « Ilyashev & Partners Law Firm

31.08.2016

Mariia Koval, attorney at Ilyashev & Partners Law Firm
Source: Jurist&Zakon

Conclusion of license agreements has not been losing its relevance for a long time and remains the most attractive form of disposal of its exclusive rights for intellectual property owners.

License agreement allows the copyright holders to grant licenses for use of belonging to them exclusive rights to intellectual property items to the unlimited number of entities, while continuing independent use of the appropriate item.

License agreement is a universal means of disposal of the exclusive intellectual property rights as it has a temporary nature, i.e. does not envisage the irrevocable transfer of exclusive rights to the intellectual property item.

According to the license agreement one party (licensor) grants the other party (licensee) permit to use of the item of intellectual property rights (license) under the conditions specified by mutual consent of the parties taking into account rules of the Civil Code of Ukraine and other law.

It should be noted that the license agreement has some characteristics: the license agreement must specify type of license, specific rights granted under the agreement, methods of use of the said item, territory and term for which the rights are granted, scope, procedure and terms of payment for use of the object of right and other conditions that the parties deem appropriate to include in the agreement.

Moreover, if the agreement does not specify the type of the license, it is considered that a non-exclusive license is granted under the license agreement.

It should also be noted that the rights to use of intellectual property items and methods of their use that are not specified in the license agreement shall be deemed not granted to the licensee.

After analyzing judicial practice, it may be noted that invalidation of the license agreement and violation of obligations under the license agreement are perhaps the most common grounds for lawsuits.

Among the cases regarding non-performance of conditions of the license agreement the most often cause of dispute is failure by the licensee of payments (royalties, lump-sum payment) for use of some intellectual property item.

Case law in this regard is in principle sufficiently developed and consistent: upon reviewing the case files, the judges in most cases take the side of the claimant if the claimant provided the proper evidence of performance of its obligations under the agreement.

Читайте также:  Франшиза ветеринарной клиники "свой доктор" - цена в 2018 году, отзывы - все о франшизах

However, in our opinion, the courts should be more restrictive with respect to licensees regarding failure of the appropriate payments under license agreements as rights holders almost always fulfill their obligations on provision of intellectual property item in use.

At the same time, often not meeting their payment obligations, the licensees are mainly interested in providing them the exclusive licenses only, which precludes the copyright owner from granting the right of use to any third parties and/or use of the item by themselves.

As an example we would refer to the case No. 910/26083 (decision of the Economic Court of Kyiv of June 10, 2013 was cancelled in the primary lawsuit by the court of appeal, the Higher Court upheld the resolution of the court of appeal) in relation to the license agreement on the right to use the software.

The claimant in the primary lawsuit sought to recover debts under the license agreement, and the claimant in the counterclaim sought to invalidate the agreement on the ground that the agreement is contrary to acts of civil law, namely that the licensor lacked the appropriate permit at the time of signing the agreement.

The court granted the primary lawsuit on recovery of debt.

Upon analyzing the provisions of the Law of Ukraine ‘On Copyright and Related Rights”, the court concluded that no registration of the work is required for arising and exercise of copyright, and, thus, dismissed the counterclaim.

However, the court of appeal cancelled the decision of the court of first instance in part pertaining to satisfaction of the primary claim, because, having studied the facts of the case, the court found that the case files lack the evidence of sending by the claimant to the defendant in the primary claim of accounts for the amount of debt before filing the said claim to the court.

Despite the obvious, it would seem, mistake of the claimant regarding failure to send to the defendant the amount of debt in the above case, these decisions of the court of appeal and the Higher Court are quite controversial.

Firstly, the pre-trial settlement of economic disputes between the parties is optional, and secondly, the licensee was aware of the need to pay fees in favor of the licensor for the right to use the software in accordance with the terms of the agreement.

In our opinion, rights and interests of right holders should be protected as much as possible to avoid abuse on the part of licensees, considering also that non-payment by licensees of the amounts required under the agreement brings additional costs for litigation and loss of time for the licensor.

Another interesting case No. 58/548 (decision of the Economic Court of Kyiv of January 30, 2012, the information about appeal of the decision was not found in the court register) in relation to the license agreement on granting the right to distribution of television and radio program.

The claimant in the primary lawsuit sought to recover debt and penalties under the license agreement, and the claimant in the counterclaim sought to invalidate the said agreement on the grounds that the licensor carried out commercial activities on transmission of foreign TV channels in the territory of Ukraine without the appropriate license from the National Council of Ukraine on Television and Radio Broadcasting.

Having examined the circumstances of the case, the court concluded that the licensor is a distributor of television and radio programs, and not a provider of program service or a broadcasting company, and, thus, is not obliged to be licensed. In this regard, the counterclaim was dismissed, and the primary lawsuit was satisfied in full.

There are many examples of litigations, where the claim to invalidate the license agreement is submitted as a counterclaim. It indicates that counterclaims are mostly used as an opportunity to avoid responsibility on fulfillment of terms of license agreements, and, in turn, expend time.

Moreover, in such cases limitation of actions turns to be missed very often.

After analyzing judicial practice in such cases, it may be noted that the licensees are looking for any possible ground for such counterclaims, such as: failure to specify in the agreement the exact list of the rights transferred, failure to specify an exact list of works (certificates, patents, etc.), lack of copyright protection of the licensor, conclusion of a license agreement without the purpose of creating the legal consequences, conclusion of a license agreement as a fraudulent transaction, etc.

Here are examples of court cases demanding invalidation of a license agreement.

In the case No. 910/6326/15-г (decision of the Economic Court of Kyiv of June 18, 2015 was upheld by the court of appeal and Higher court) the claimant sought to invalidate the license agreement on the ground that it is a fraudulent transaction carried out to conceal the franchising agreement.

The court stated that in accordance with the Civil Code of Ukraine content of the agreement constitute conditions (clauses) determined at the discretion of the parties and agreed by them, and conditions that are mandatory in accordance with the acts of civil legislation.

The court concluded that the parties reached agreement on all essential terms and conditions of the license agreement, the representatives of the parties signed and sealed the text and, thus, the agreement was concluded. The claim was accordingly dismissed on the ground that the agreement concluded between the parties in its legal nature is a license agreement and not a franchise agreement.

In the case No. 910/20015/13 (decision of the Economic Court of Kyiv of January 29, 2014 was upheld by the court of appeal) in relation to the license agreement on use of musical works by public performance the claimant based the stated claims on the fact that there was no specific list of works in the agreement, the right to the use of which was transferred to him.

Having analyzed the content of the license agreement, the court concluded that the agreement is not contrary to the Civil Code and other acts of civil legislation, and, consequently, the absence of specific works, the rights to which are transferred under the agreement, is not a sign of invalidity of the agreement.

It should be noted that in cases on invalidation of license agreements in support of their position the courts use the principle of freedom of contract, i.e.

the main thing is that the agreement is not contrary to the provisions of the Civil Code and other regulations, including good business practices.

Such an approach seems correct and naturally does not create unnecessary restrictions for the parties to licensing agreements in practice.

In cases on invalidation of license agreements the economic courts always take into account that in the case when according to the content the license agreement may be terminated only for the future, such agreement is invalidated and terminated only for the future.

Whereas the rights to use of the intellectual property item, which at the time of conclusion of the agreement were not valid, can not be the subject matter of a license agreement, invalidation of the copyright protection (certificate, patent) entails invalidation of the license agreement.

With regard to challenge of the license agreements the frequent claims are also dissolution of the agreements on the basis of non-performance (improper performance) of their terms. The most common failure of conditions of the license agreement is again failure by the licensee of necessary payments envisaged in the agreement.

CONCLUSION:

After reviewing judicial practice on challenge of the license agreements, the following main points can be highlighted:

– when invalidating the license agreements the courts rely on the general provisions of the Civil Code of Ukraine in respect of invalidity of the agreements (Arts. 203, 215), which set forth an exhaustive list of grounds of invalidity of the agreements;

– invalidation of the copyright protection (certificate, patent) is the ground for invalidation of the license agreement;

– during consideration of cases on invalidation of license agreements the courts apply limitation of actions actively.

In conclusion, it should be noted that, when considering the cases on challenging of the license agreements, it would be desirable for the courts to take into account the specifics of such agreements and intellectual property itself as in accordance with such agreements the exclusive right rather than the material object is granted for use.

It is hoped that with the formation of the Supreme Intellectual Property Court in Ukraine interests of rights holders (often foreign ones) will be protected by the courts as much as possible, which in turn should increase the investment attractiveness of Ukraine.

Источник: http://attorneys.ua/ru/publications/case-law-on-challenging-conclusion-of-license-agreements/

Ссылка на основную публикацию